专利法第22条中创造性是实审审查意见通知书中最常涉及的内容,也是最考验申请人或代理人答复技巧的法条之一,除修改申请文件之外,意见陈述是阐明本申请具备创造性不可或缺的重要手段。对于一件申请的最终走向,意见陈述经常起着决定性作用。以下结合案例进一步阐述相关答复思路:
一、答复审查意见总的来说是对照对比文件,把本申请的技术方案和有益效果作进一步阐述,使之更鲜明和有针对性。
具体答复时,分情况对待。如果对比文件确实覆盖了权1内容,其余特征只有惯用手段,那必须提从权。如果从权也不好使,那就增加说明书中的特征;最后实在不行就缩小保护范围。
二、若审查员将发明点说成是惯用技术手段,就需要进一步分析包括对比文件在内的现有技术的问题以及用本发明是如何解决该问题的。
这里需要我们进一步分析:本申请是因为采用了包括有发明点的方案,所以问题得以解决,这样的话发明点就不可能是惯用手段,否则不可能存在这样的技术问题有待解决,这时候可能会提从权,因为写的时候为了得到一个尽可能大的保护范围 ,有可能把解决对比文件还不能解决的问题的技术特征放到了从权,这时候无需关注审查员评论从权的附加技术特征是惯用技术手段,因为这正说明审查员检不到相关对比文件才这样说的。
在论证本申请是如何解决问题的时候,要注意审查员具体说的哪一句是惯用技术手段,这一点非常重要。一个技术特征,它有使用场合,有前提条件,有前后步步骤,是作为一个整体出现的,而审查员往往断章取义,截取其中一个短语,或者概括一下(一概括就去掉修饰词,而修饰词是发明点的一部分),甚至会歪曲原文本意。
以下举例进行简要说明:
涉案申请涉及一种绝缘测试电极板,一审意见通知书中认为本申请的权利要求书相对对比文件1、2不具备创造性,笔者在一审答复中指出:本申请中电极测试端的前提为平面,显然对比文件1中的测试面为弧面而不是平面,就这一区别特征与对比文件1及对比文件2对比论述,而审查员并没有接受这种论述。
在二审意见答复中,笔者进一步分析,发现本申请所要解决的实际技术问题进一步确定为:对绝缘毯和绝缘防护服进行检测使用的兆欧表的两个表笔呈针尖状,检测时达不到国家电网线路专业规定的电力安全规程要求,如果防护用具因受潮、破损或其他因素达不到要求时,也不能及时发现,就会造成漏检,从而造成作业人员触电的危险。而对比文件1中要解决的是绝缘绳索、绝缘绳梯及绝缘操作杆检测困难的技术问题;对比文件2要解决的是贴片型电阻测试过程中由于无法将其固定容易造成引脚脱落的技术问题,显然这与本申请所解决的技术问题也不相同。
采用本申请所带来的技术效果是:能够准确、全面的对绝缘毯和绝缘防护服进行检测,检测要求达到国家电网线路专业规定的电力安全规程要求,防止了漏检现象发生,从而保证了作业人员的安全;同时利用多组电极组、且各电极组间的电极交叉布置可扩大与待检测绝缘毯或绝缘防护服的接触面积,可以实现大面积检测,且检测速度及准确率均高于原来兆欧表的针尖式表笔的检测,同时也避免了针尖式兆欧表检测时损伤防护服或绝缘毯等防护用具表面的现象,操作方便、安全可靠、检测精度高,提高了工作效率和带电作业装备的安全系数。经过两次意见陈述,涉案专利被授权。
以上可以得知,在论述创造性的过程中,要仔细分析申请文件所解决的实际技术问题,并强调区别技术特征所带来的有益效果,使申请文件满足专利法第22条第三款的规定。
作者简介:
主要从事机械领域专利案件代理,擅长专利撰写、答复OA、复审及无效、专利制图、专利分析、申请方案设计等。截至目前,成功代理了超过300件专利申请,近百件的OA答复,并曾代理过南车石家庄车辆有限公司、石家庄铁道大学、河北华油一机抽油机有限公司、中国石油集团渤海装备制造有限公司、新兴铸管股份有限公司等企业的重要专利,拥有丰富的专利代理经验。
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