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在日常办案的过程中，相信大多数代理人都遇到过下面的情况，例如：对于机电领域，申请人把一些他认为重要的关键点模糊化、简略化，不仅文字描述模糊，而且从图中也不得而知；对于生化领域，则经常是把其中的关键数据、参数等省略，或者不让写进申请文件中，即在技术上有所保留、有所顾虑。因为申请人认为，如果写的太详细、太具体，那别人就能轻而易举的仿制，从而进行后续地维权也会比较困难，则自己就没有一点竞争优势。遇到这种情况，作为代理人，怎样与申请人沟通，才能让申请人去除防护的铠甲与自己有很好的交流？

应该说保留技术并不是不可行，但是应该清楚的让申请人知晓，技术秘密的保留有利有弊，如果处理不当，申请人的技术会被无偿公开，不仅得不到相应的保护和权益，而且也白白浪费精力和费用。在此，我个人认为，专利申请中技术保留存在着以下几种问题：

一、不适当的技术保留会使申请文件因公开不充分而被驳回。

专利法第二十六条第三款规定，“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准”。《审查指南》第二章2.1.3中，对“能够实现”也做了详细的解释，即“说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度”。也就是说，说明书的技术披露要足以使本领域技术人员在阅读了说明书之后，能够实现申请人所声称的发明目的，重现出其中给出的试验结果，达到说明书所声称的技术效果，此即专利申请中的充分公开问题。如果审查员有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，则会要求申请人予以澄清，如果申请人没有足够的证据来说服审查员，则审查员就会以该申请会导致该申请因公开不充分被驳回而不能获得授权。而由于所有的发明申请在进入实质审查阶段时都已经公开，申请人不得就已经公开的内容重新申请专利，而且几乎所有的专利申请在收到第一次实质审查通知书时已过了一年期限，因此，也不能以该申请为优先权基础另行提出申请。这样一来，一旦专利申请因公开不充分被驳回，申请人所公开的技术只是无偿提供给公众，却不能获得任何回报。

这里提及的“完整”是指，说明书应当包括实现发明目的所需的全部内容，即披露所有的必要技术特征。换句话说就是即使没有这些保留技术，也可以实现发明目的，虽然达不到最佳效果。但是，如果少了被保留技术就无法实施该发明，则这样的技术就不应保留，否则申请不仅不会被授权，而且还会被无偿公开。

二、不适当的技术保留也可能会因为不满足专利法第二十二条规定的新颖性和创造性而被驳回。

因为申请专利的技术方案，相对于现有技术必须具有新颖性和创造性，如果申请人想要保留的技术秘密是解决技术问题的关键所在，那么不公开这些技术秘密则会影响到技术方案的新颖性和创造性，所以，不管申请人怎样的不情愿，也要把技术方案完整的毫无保留的写到申请文件中。如果由于申请人的不适当保留，审查员在审查中经检索发现，所涉申请中披露的技术方案相对于对比文件没有新颖性或创造性，不符合授权条件，这时，申请人又不能通过加入被保留的内容来获得授权，将必然的导致专利申请的失败。

三、不适当的技术保留也可能会在后期的无效程序中被无效。

专利法第二十六条第三款不仅是驳回的条款，也是一个无效条款。因为如果说明书不适当地保留了技术秘密，审查员在审查中可能因为一些原因而授予专利权。但是，日后的竞争对手可以依据上述条款针对已授权的专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效请求。而如果说明书确实存在因保留技术秘密而无法实现发明目的的缺陷，复审委员会作出专利权无效的决定，导致该专利权无效。对于被无效的专利，被视为该专利的专利权自始不存在。

四、申请人所保留的技术秘密还有可能成为公知公用的技术或者成为他人的专利。

由于企业因人员流动、或者竞争对手的不正当行为或者相关人员的泄密，都有可能造成所保留的技术秘密的泄漏，使其成为公知公用技术的一部分。这时，虽然可以追究侵权人的违法行为，但是，由于维权不仅需要耗费财力和精力，有时也比较难以取证，而且对于进入公知领域的技术，公众是可以自由使用的，企业对此没有约束力。还有，他人通过对在先专利技术的研究，发现其中的技术诀窍并且就改进之处申请了专利，这时则在先申请人连对改进技术的使用权也会受到限制。而且，更应该让申请人知晓，作为代理人，本身就负有保守秘密的义务。技术保留措施如果运用得当，则会为申请人带来很大的经济利益。因此，在知晓申请人对技术有所保留时，一定要跟申请人认真耐心的沟通，使申请人放心的毫无保留地把完整的技术方案交给代理人，并应该告知代理人，那些技术想作为技术秘密保留，然后，代理人需要认真检索，并结合掌握的知识，保证所披露的技术方案是实际可行，又要尽可能使该技术方案相对于现有技术具有新颖性、创造性和实用性。在保证授权的情况下，为申请人分析该技术是否值得保留，保留技术可能带来的风险，以及保留的程度。也应当整体把握申请文件，从技术和法律两个方面去分析，不能因为技术秘密的保留而使申请文件留有瑕疵甚至严重缺陷。

作者：赵宝琴，河北理工学院机械系工学学士，就职于石家庄国为知识产权事务所。主要从事专利撰写和审查意见的答复工作 ，有丰富的实际工作和多年从事专利代理工作的经验，能熟练进行专利撰写、审查意见答复、专利分析与检索等工作，先后服务过英利集团、南车、际华、军械学院等客户，能很好的与客户沟通，挖掘潜在的技术方案，为客户提供高质量的撰写文件。